BGH, Urt. 4.9.2018 - X ZR 14/17
Übertragung des Prioritätsrechts vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber
Autor: Dr. Soenke Fock, LL.M., FA für Gewerblichen Rechtsschutz, Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin & Partner, Düsseldorf
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 06/2019
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 06/2019
Die Wirksamkeit der Überleitung der Rechte an einer Erfindung durch Inanspruchnahme als Diensterfindung durch den Arbeitgeber richtet sich nach dem Arbeitsstatut. Welche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sich aus einer rechtsgeschäftlichen Vereinbarung über die Übertragung eines Prioritätsrechts ergeben, ist nicht nach dem für die Erstanmeldung maßgeblichen Recht zu beurteilen, sondern nach dem Vertragsstatut. Wird die Vereinbarung zwischen dem Diensterfinder und seinem Arbeitgeber getroffen, entspricht das Vertragsstatut regelmäßig dem Arbeitsstatut.
BGH, Urt. v. 4.9.2018 - X ZR 14/17
Vorinstanz: BPatG, Urt. v. 20.9.2016 - 5 Ni 28/14 (EP)
EGBGB a.F. Art. 30, 33
Konkret ging es um die Inanspruchnahme einer Priorität einer US-Anmeldung für das angegriffene europäische Streitpatent. Die US-Anmeldung war am 8.1.2008 von drei Miterfindern eingereicht worden, von denen einer dem deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) unterlag. Dieser Erfinder hatte seinen Arbeitgeber am selben Tag per E?Mail über den Anmeldetag und die US-Anmeldenummer informiert. Der Arbeitgeber nahm die Diensterfindung am 6.2.2008 wirksam in Anspruch; im Anschluss daran übertrug er die Rechte an der Erfindung auf die Muttergesellschaft. Das Streitpatent wurde von der Muttergesellschaft am 7.10.2008 unter Inanspruchnahme der US-Priorität angemeldet. Die Nichtigkeitsklägerin greift das Streitpatent u.a. wegen mangelnder Neuheit im Hinblick auf eine zum LTE-Standard gehörende, am 17.3.2008 veröffentlichte technische Spezifikation an und ist der Auffassung, dass das Streitpatent die Priorität vom 8.1.2008 zu Unrecht in Anspruch nimmt.
Das BPatG gab der Nichtigkeitsklage bereits aufgrund einer anderen Vorveröffentlichung statt und verneinte die Neuheit, ohne dass es auf die Frage der Priorität ankam; hiergegen richtete sich die Nichtigkeitsberufung des Patentinhabers zum BGH.
Die Begründung, mit der das BPatG das Streitpatent für nichtig erklärt habe, trage nicht. Das Streitpatent sei in der zuletzt verteidigten Fassung auch nicht aus anderen Gründen für nichtig zu erklären; insbesondere nehme es die US-Priorität wirksam in Anspruch, da das Prioritätsrecht wirksam zunächst vom Arbeitgeber und sodann von der Muttergesellschaft erworben worden sei.
In diesem Zusammenhang seien insbesondere zwei Fragen erheblich, nämlich ob – erstens – eine Inanspruchnahme nach ArbEG auch das in der Person des Erfinders liegende Prioritätsrecht erfasst und – zweitens – welches Recht auf eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinsichtlich der Übertragung des Prioritätsrechts anzuwenden ist.
Mit Blick auf das auf die Inanspruchnahme einer Diensterfindung anzuwendende Recht, also den Übergang der Erfindungsrechte, stellt der BGH zunächst fest, dass hierfür das Arbeitsstatut maßgeblich ist (nach damaligem Recht Art. 30 EGBGB a.F., jetzt Art. 8 Rom-I-VO); da das Arbeitsverhältnis mit dem deutschen Erfinder deutschem Recht unterliegt (= Arbeitsstatut), ist insoweit das ArbEG für die Beurteilung der Wirksamkeit des Rechtsüberganges maßgeblich. Die Inanspruchnahme sei wirksam erklärt worden. Ob von der Inanspruchnahme nach ArbEG und dem mit ihr einhergehenden Übergang aller vermögenswerten Rechte an der Erfindung allerdings auch das Prioritätsrecht des Erfinders auf den Arbeitgeber übergehe, ließ der BGH offen, da er im konkreten Fall jedenfalls eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder betreffend den Übergang des Prioritätsrechts annimmt.
Das auf diese rechtsgeschäftliche Übertragung anzuwendende Recht wiederum beantworte sich nach dem Vertragsstatut: Zwar richte sich die Frage der Übertragbarkeit und hierfür geltender Form- sowie anderer Wirksamkeitserfordernisse für eine Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung nach der Rechtsprechung des BGH gem. Art. 33 Abs. 2 EGBGB a.F. (jetzt Art. 14 Rom-I-VO) nach dem Recht des Staates der Erstanmeldung; hiervon jedoch sei die Frage zu unterscheiden, nach welchem Recht sich die Verpflichtungen zwischen altem und neuem Rechtsinhaber richten. Für das damit betroffene Verpflichtungsgeschäft zur Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität sei das nach Art. 33 Abs. 1 EGBGB a.F. das Vertragsstatut. Dieses richte sich aber, wenn die Übertragung in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer Diensterfindung stehe, regelmäßig nach dem Arbeitsstatut (und damit im zu entscheidenden Fall wiederum deutschem Recht). Bezogen auf dieses Verpflichtungsgeschäft sei aufgrund der Gesamtumstände des Falles ein konkludentes Angebot des Erfinders auf Übertragung des Prioritätsrechts (durch die Mitteilung der US-Anmeldungsnummer) und dessen Annahme durch die anschließend erfolgende Inanspruchnahme der Diensterfindung anzunehmen. Da auch das sich an das Verpflichtungsgeschäft anschließende, dieses erfüllende Verfügungsgeschäft als wirksam anzusehen sei, komme es zu einem wirksamen Erwerb des Prioritätsrechts zunächst durch den Arbeitgeber und sodann – aufgrund der weiteren Übertragung – auch durch die Muttergesellschaft (Anmelderin des Streitpatents). Die Wirksamkeit der dinglichen Übertragung (=Verfügungsgeschäft) sei unabhängig davon, ob für diese Frage auf das Vertragsstatut (=hier Arbeitsstatut=deutsches Recht) oder auf das Recht des Erstanmeldungsstaates abgestellt werde, da beide Rechtsordnungen zu demselben Ergebnis kämen.
BGH, Urt. v. 4.9.2018 - X ZR 14/17
Vorinstanz: BPatG, Urt. v. 20.9.2016 - 5 Ni 28/14 (EP)
EGBGB a.F. Art. 30, 33
Problem
Im Zusammenhang mit Rechtsbestandsangriffen auf erteilte Patente kann sich mit Blick auf den zu berücksichtigenden Stand der Technik die Frage stellen, ob das angegriffene Patent die aus einer früheren Anmeldung rührende Priorität zu Recht in Anspruch nimmt. Dies betrifft nicht nur die Frage, ob sich der Inhalt des angegriffenen Patents der Ursprungsanmeldung entnehmen lässt, sondern auch – wie hier – die Frage, ob das Prioritätsrecht auf den Patentinhaber wirksam übergegangen ist, wenn er nicht der Anmelder der Ursprungsanmeldung war.Konkret ging es um die Inanspruchnahme einer Priorität einer US-Anmeldung für das angegriffene europäische Streitpatent. Die US-Anmeldung war am 8.1.2008 von drei Miterfindern eingereicht worden, von denen einer dem deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) unterlag. Dieser Erfinder hatte seinen Arbeitgeber am selben Tag per E?Mail über den Anmeldetag und die US-Anmeldenummer informiert. Der Arbeitgeber nahm die Diensterfindung am 6.2.2008 wirksam in Anspruch; im Anschluss daran übertrug er die Rechte an der Erfindung auf die Muttergesellschaft. Das Streitpatent wurde von der Muttergesellschaft am 7.10.2008 unter Inanspruchnahme der US-Priorität angemeldet. Die Nichtigkeitsklägerin greift das Streitpatent u.a. wegen mangelnder Neuheit im Hinblick auf eine zum LTE-Standard gehörende, am 17.3.2008 veröffentlichte technische Spezifikation an und ist der Auffassung, dass das Streitpatent die Priorität vom 8.1.2008 zu Unrecht in Anspruch nimmt.
Das BPatG gab der Nichtigkeitsklage bereits aufgrund einer anderen Vorveröffentlichung statt und verneinte die Neuheit, ohne dass es auf die Frage der Priorität ankam; hiergegen richtete sich die Nichtigkeitsberufung des Patentinhabers zum BGH.
Lösung des Gerichts
Der BGH ändert auf die Nichtigkeitsberufung des Patentinhabers das Urteil des BPatG ab und erklärt das Streitpatent im Umfang der zuletzt noch vom Patentinhaber verteidigten Fassung aufrecht.Die Begründung, mit der das BPatG das Streitpatent für nichtig erklärt habe, trage nicht. Das Streitpatent sei in der zuletzt verteidigten Fassung auch nicht aus anderen Gründen für nichtig zu erklären; insbesondere nehme es die US-Priorität wirksam in Anspruch, da das Prioritätsrecht wirksam zunächst vom Arbeitgeber und sodann von der Muttergesellschaft erworben worden sei.
In diesem Zusammenhang seien insbesondere zwei Fragen erheblich, nämlich ob – erstens – eine Inanspruchnahme nach ArbEG auch das in der Person des Erfinders liegende Prioritätsrecht erfasst und – zweitens – welches Recht auf eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinsichtlich der Übertragung des Prioritätsrechts anzuwenden ist.
Mit Blick auf das auf die Inanspruchnahme einer Diensterfindung anzuwendende Recht, also den Übergang der Erfindungsrechte, stellt der BGH zunächst fest, dass hierfür das Arbeitsstatut maßgeblich ist (nach damaligem Recht Art. 30 EGBGB a.F., jetzt Art. 8 Rom-I-VO); da das Arbeitsverhältnis mit dem deutschen Erfinder deutschem Recht unterliegt (= Arbeitsstatut), ist insoweit das ArbEG für die Beurteilung der Wirksamkeit des Rechtsüberganges maßgeblich. Die Inanspruchnahme sei wirksam erklärt worden. Ob von der Inanspruchnahme nach ArbEG und dem mit ihr einhergehenden Übergang aller vermögenswerten Rechte an der Erfindung allerdings auch das Prioritätsrecht des Erfinders auf den Arbeitgeber übergehe, ließ der BGH offen, da er im konkreten Fall jedenfalls eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder betreffend den Übergang des Prioritätsrechts annimmt.
Das auf diese rechtsgeschäftliche Übertragung anzuwendende Recht wiederum beantworte sich nach dem Vertragsstatut: Zwar richte sich die Frage der Übertragbarkeit und hierfür geltender Form- sowie anderer Wirksamkeitserfordernisse für eine Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung nach der Rechtsprechung des BGH gem. Art. 33 Abs. 2 EGBGB a.F. (jetzt Art. 14 Rom-I-VO) nach dem Recht des Staates der Erstanmeldung; hiervon jedoch sei die Frage zu unterscheiden, nach welchem Recht sich die Verpflichtungen zwischen altem und neuem Rechtsinhaber richten. Für das damit betroffene Verpflichtungsgeschäft zur Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität sei das nach Art. 33 Abs. 1 EGBGB a.F. das Vertragsstatut. Dieses richte sich aber, wenn die Übertragung in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer Diensterfindung stehe, regelmäßig nach dem Arbeitsstatut (und damit im zu entscheidenden Fall wiederum deutschem Recht). Bezogen auf dieses Verpflichtungsgeschäft sei aufgrund der Gesamtumstände des Falles ein konkludentes Angebot des Erfinders auf Übertragung des Prioritätsrechts (durch die Mitteilung der US-Anmeldungsnummer) und dessen Annahme durch die anschließend erfolgende Inanspruchnahme der Diensterfindung anzunehmen. Da auch das sich an das Verpflichtungsgeschäft anschließende, dieses erfüllende Verfügungsgeschäft als wirksam anzusehen sei, komme es zu einem wirksamen Erwerb des Prioritätsrechts zunächst durch den Arbeitgeber und sodann – aufgrund der weiteren Übertragung – auch durch die Muttergesellschaft (Anmelderin des Streitpatents). Die Wirksamkeit der dinglichen Übertragung (=Verfügungsgeschäft) sei unabhängig davon, ob für diese Frage auf das Vertragsstatut (=hier Arbeitsstatut=deutsches Recht) oder auf das Recht des Erstanmeldungsstaates abgestellt werde, da beide Rechtsordnungen zu demselben Ergebnis kämen.