EuGH, Urt. 19.10.2017 - Rs. C-231/16

Art. 109 Abs. 1 lit. a UMVO 207/2009 (jetzt: Art. 136 Abs. 1 lit. a UMVO 2017/1001) führt zur Unzuständigkeit des später angerufenen Gerichts nur insoweit, als die beiden Verfahren den Verwurf der Verletzung einer nationalen Marke und einer damit identischen Unionsmarke im Gebiet derselben Mitgliedsstaaten betreffen. Das später angerufene Gericht hat sich daher (nur) für den Teil des Rechtsstreits für unzuständig zu erklären, der sich auf das Gebiet des Mitgliedsstaates bezieht, um das es in der beim zuerst angerufenen Gericht erhobenen Klage geht. Das Gericht erklärt sich auch nur insoweit für unzuständig, als die Marken die identischen Waren/Dienstleistungen betreffen. Der Kläger kann die Rechtshängigkeitssperre beseitigen, indem er eine spätere, auf eine Unionsmarke gestützte Klage teilweise – mit Bezug auf das Gebiet, das vom Streitgegenstand der ersten Klage erfasst wird – zurück nimmt.

EuGH, Urt. v. 19.10.2017 - Rs. C-231/16 „Merck KGaA/Merck & Co. Inc.”

Vorinstanz: LG Hamburg, Beschl. v. 14.4.2016 - 327 O 140/13

VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 109 Abs. 1 lit. a

Das Problem

Die Klägerin, die deutsche Merck KGaA und die Beklagten, Gesellschaften des US-Konzerns Merck & Co (MSD) waren ursprünglich eine Unternehmensgruppe, wurden aber in Folge des 1. Weltkrieges vollständig voneinander getrennt. Die Klägerin ist Inhaberin einer nationalen britischen Marke „MERCK” und einer Unionswortmarke „MERCK”. Sie erhob Klage in England, gestützt auf die nationale britische Marke, anschließend vor dem LG Hamburg, gestützt auf die Unionsmarke. In beiden Fällen machte sie Markenverletzungen auf Internetseiten der Beklagten geltend, die in allen Mitgliedstaaten der EU abrufbar waren. Später nahm die Klägerin die Klage vor dem LG Hamburg zurück, soweit ihre Ansprüche das Gebiet des UK betrafen. Da die Beklagten der Rücknahme widersprachen, legte das LG Hamburg dem EuGH die Frage vor, wie die Bestimmung des Art. 109 Abs. 1 lit. a UMVO (jetzt: Art. 136 Abs. 1 lit. a UMVO 2017/1001) auszulegen sei – das heißt, inwieweit das LG Hamburg verpflichtet sei, sich für unzuständig zu erklären, ungeachtet einer teilweisen Rücknahme der Klage.

Die Entscheidung des Gerichts

Der EuGH beantwortet die Vorlagefrage wie aus dem Tenor ersichtlich.

Eine auf eine nationale Marke gestützte frühere Klage führe nicht zur Unzuständigkeit einer späteren (auf eine parallele Unionsmarke gestützten) zweiten Klage insgesamt, sondern nur soweit die betroffenen Territorien und Waren/Dienstleistungen sich überlappen. Zudem könne durch Teilrücknahme ein solches Überlappen beseitigt werden. Soweit die Marken oder Waren nicht identisch, sondern nur ähnlich sind, gelte allein Art. 109 Abs. 1 lit. b UMVO (jetzt: Art. 136 Abs. 1 lit. b UMVO 2017/1001) – danach sei das Gericht nicht verpflichtet, aber berechtigt, das Verfahren bis zur Entscheidung im Parallelverfahren auszusetzen.