EuGH, Urt. 22.10.2020 - C-720/18, C-721/18
Anforderungen an die ernsthafte Benutzung; Benutzung in der Schweiz derzeit ausreichend
Autor: Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit/FA für GewRS, von BOETTICHER Rechtsanwälte, Berlin
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 04/2021
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 04/2021
Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Markenrechts-Richtlinie 2008/95/EG („MRRL“) sind dahin auszulegen, dass eine Marke, die für eine Gruppe von Waren (hier: Kfz) und für deren Einzelteile eingetragen ist, als für alle zu dieser Gruppe gehörenden Waren und für deren Einzelteile „ernsthaft benutzt“ gilt, wenn sie nur entweder für bestimmte Waren – wie hochpreisige Luxussportwagen – oder nur für die Einzelteile oder das Zubehör einiger der genannten Waren benutzt worden ist, es sei denn, aus relevanten Tatsachen und Beweisen ergibt sich, dass der Verbraucher, der solche Waren erwerben möchte, in ihnen eine selbständige Untergruppe der Gruppe von Waren sieht, für die die betreffende Marke eingetragen wurde. Eine Marke kann von ihrem Inhaber ernsthaft benutzt werden, indem er gebrauchte, unter dieser Marke in den Verkehr gebrachte Waren vertreibt. Eine Marke wird von ihrem Inhaber schon dann ernsthaft benutzt, wenn er für zuvor unter dieser Marke vertriebene Waren (hier: Kfz) bestimmte Dienstleistungen (hier: Reparaturen) anbietet, vorausgesetzt, die Dienstleistungen werden unter der betreffenden Marke angeboten. Art. 351 Abs. 1 AEUV gestattet, ein vor dem 1.1.1958 geschlossenes Übereinkommen zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat (hier: das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland v. 13.4.1892 betreffend den gegenseitigen Patent‑, Muster- und Markenschutz) anzuwenden, bis eines der in Art. 351 Abs. 2 AEUV genannten Mittel es gestattet, etwaige Unvereinbarkeiten zwischen dem AEUV und dem Übereinkommen zu beheben. Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass den Inhaber einer Marke die Beweislast dafür trifft, dass die Marke „ernsthaft benutzt“ worden ist.
RL 2008/95/EG Art. 12 Abs. 1
Eine Marke könne für „Kraftfahrzeuge“ auch ernsthaft benutzt werden, wenn sie lediglich für ein Marktsegment („Luxussportwagen“) benutzt wird. Denn Art. 13 MRRL sei zwar dahin zu verstehen, dass bei Oberbegriffen, die in selbständige, unterteilbare Untergruppen zerlegbar sei, der Markeninhaber die Benutzung für jede Untergruppe nachweisen müsse. Ein „Marktsegment“ sei aber keine derartige (Waren-)Untergruppe. Das Kriterium „Luxussegment“ sei aber dennoch wichtig, weil hier aufgrund der allgemein geringen Verkäufe schon wenige, einzelne Benutzungshandlungen ausreichen könnten, um eine ernsthafte Benutzung anzunehmen. Letztlich handele es sich vorliegend also nicht um lediglich „symbolische“, der Rechtswahrung dienende Handlungen, die nicht ausreichend seien (Bestätigung von EuGH, Urt. v. 11.3.2003 – C-40/01 – Ansul).Ausreichend sei der Vertrieb von Ersatzteilen und Zubehör zu Kfz, um (auch) den Oberbegriff „Automobile“ rechtserhaltend zu benutzen.
Der Vertrieb von Gebrauchtwaren könne ebenfalls eine „Benutzung“ der Marke darstellen. Dem stehe das Prinzip der Erschöpfung nicht entgegen – dieses führe nur dazu, dass der Markeninhaber Dritten nicht verbieten kann, das Zeichen zu benutzen; im Umkehrschluss bedeute das aber, dass er selbst die Marke ebenfalls (weiter) benutzen kann, hier z.B. im Rahmen von Reparaturleistungen für die gebrauchten Sportwagen. In diesem Zusammenhang hält der EuGH an seiner Rechtsprechung fest, dass die Nutzung für Dienstleistungen auch eine ernsthafte Benutzung einer Warenmarke sein kann, wenn die Dienstleistungen in „unmittelbaren Zusammenhang mit den Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen“ – natürlich nur, soweit die Marke beim Erbringen der Dienstleistung auch wirklich benutzt wird.
Streitig war zuletzt auch, ob Benutzungshandlungen in der Schweiz nach dem Deutsch-Schweizer Übereinkommen vom 13.4.1892 vom Gericht mitberücksichtigt werden dürfen. Denn Art. 12 MRRL erlaubt nur die ernsthafte Benutzung „in einem Mitgliedsstaat“. Da das Abkommen nicht unionsrechtskonform ausgelegt werden könne, sei Deutschland verpflichtet, dieses Abkommen zu ändern, notfalls zu kündigen. Solange dies nicht geschehen sei, dürften aber Benutzungshandlungen in der Schweiz weiter auch einer deutschen Marke zugerechnet werden. Zuletzt bestätigt der EuGH seine – bisher nur für Unionsmarken geäußerte – Rechtsprechung, dass auch der Inhaber einer nationalen Marke beweisbelastet ist, die ausreichende Benutzung seiner Marke vorzutragen.
RL 2008/95/EG Art. 12 Abs. 1
Das Problem
Ferrari ist Inhaberin von DE- und IR-Marken „testarossa“. Das LG Düsseldorf entzieht Ferrari den Schutz wegen mehr als 5-jähriger Nichtbenutzung der Marke (§ 49 MarkenG). Das OLG Düsseldorf setzt in der Berufung das Verfahren aus, weil es nicht sicher ist, ob die von Ferrari dargelegten Benutzungshandlungen evtl. ausreichend für eine „ernsthafte Benutzung“ sein können.Die Entscheidung des Gerichts
Der EuGH entscheidet wie aus dem Tenor ersichtlich und klärt eine Reihe von interessanten Einzelfragen.Eine Marke könne für „Kraftfahrzeuge“ auch ernsthaft benutzt werden, wenn sie lediglich für ein Marktsegment („Luxussportwagen“) benutzt wird. Denn Art. 13 MRRL sei zwar dahin zu verstehen, dass bei Oberbegriffen, die in selbständige, unterteilbare Untergruppen zerlegbar sei, der Markeninhaber die Benutzung für jede Untergruppe nachweisen müsse. Ein „Marktsegment“ sei aber keine derartige (Waren-)Untergruppe. Das Kriterium „Luxussegment“ sei aber dennoch wichtig, weil hier aufgrund der allgemein geringen Verkäufe schon wenige, einzelne Benutzungshandlungen ausreichen könnten, um eine ernsthafte Benutzung anzunehmen. Letztlich handele es sich vorliegend also nicht um lediglich „symbolische“, der Rechtswahrung dienende Handlungen, die nicht ausreichend seien (Bestätigung von EuGH, Urt. v. 11.3.2003 – C-40/01 – Ansul).Ausreichend sei der Vertrieb von Ersatzteilen und Zubehör zu Kfz, um (auch) den Oberbegriff „Automobile“ rechtserhaltend zu benutzen.
Der Vertrieb von Gebrauchtwaren könne ebenfalls eine „Benutzung“ der Marke darstellen. Dem stehe das Prinzip der Erschöpfung nicht entgegen – dieses führe nur dazu, dass der Markeninhaber Dritten nicht verbieten kann, das Zeichen zu benutzen; im Umkehrschluss bedeute das aber, dass er selbst die Marke ebenfalls (weiter) benutzen kann, hier z.B. im Rahmen von Reparaturleistungen für die gebrauchten Sportwagen. In diesem Zusammenhang hält der EuGH an seiner Rechtsprechung fest, dass die Nutzung für Dienstleistungen auch eine ernsthafte Benutzung einer Warenmarke sein kann, wenn die Dienstleistungen in „unmittelbaren Zusammenhang mit den Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen“ – natürlich nur, soweit die Marke beim Erbringen der Dienstleistung auch wirklich benutzt wird.
Streitig war zuletzt auch, ob Benutzungshandlungen in der Schweiz nach dem Deutsch-Schweizer Übereinkommen vom 13.4.1892 vom Gericht mitberücksichtigt werden dürfen. Denn Art. 12 MRRL erlaubt nur die ernsthafte Benutzung „in einem Mitgliedsstaat“. Da das Abkommen nicht unionsrechtskonform ausgelegt werden könne, sei Deutschland verpflichtet, dieses Abkommen zu ändern, notfalls zu kündigen. Solange dies nicht geschehen sei, dürften aber Benutzungshandlungen in der Schweiz weiter auch einer deutschen Marke zugerechnet werden. Zuletzt bestätigt der EuGH seine – bisher nur für Unionsmarken geäußerte – Rechtsprechung, dass auch der Inhaber einer nationalen Marke beweisbelastet ist, die ausreichende Benutzung seiner Marke vorzutragen.