Sperrwirkung einer Klage des Patentinhabers für Klage des Lizenznehmers

Autor: RA Dr. Joachim Mulch, Graf v. Westphalen, Düsseldorf
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 08/2013
Hat der Patentinhaber eine Patentverletzungsklage erhoben, über die noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist, dann kann der Inhaber einer exklusiven Lizenz, die nach der Rechtshängigkeit der Klage eingeräumt worden ist, nicht selbst Klage wegen dieser Patentverletzung erheben.

BGH, Urt. v. 19.2.2013 - X ZR 70/12 „Wundverband”

Vorinstanz: OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.4.2012 - I-2 U 18/12
Vorinstanz: LG Düsseldorf, Urt. v. 19.4.2011 - 4a O 153/10

ZPO §§ 261 Abs. 3 Nr. 1, 265 Abs. 2 Satz 1, 325 Abs. 1

Das Problem:

Der Inhaber eines Patents, das einen Wundverband betrifft, verklagt vor dem LG Mannheim einen ersten Hersteller von Wundverbänden. Dieses Verfahren wird ausgesetzt. Nach Klageerhebung räumt der Patentinhaber einem zweiten Hersteller eine exklusive Lizenz ein. Dieser zweite Hersteller verklagt nun vor dem LG Düsseldorf den ersten Hersteller von Wundverbänden. Während das LG Düsseldorf die Klage noch teilweise als unzulässig abweist, erklärt das OLG Düsseldorf die Klage insgesamt für zulässig.

Die Entscheidung des Gerichts:

Der BGH hat die Entscheidung des OLG Düsseldorf aufgehoben und die Klage insgesamt als unzulässig abgewiesen, weil die geltend gemachten Ansprüche vor dem LG Mannheim anhängig seien.

Kein Einfluss auf den Prozess durch Veräußerung oder Abtretung: Die Veräußerung der streitbefangenen Sache oder die Abtretung des Anspruchs nach Rechtshängigkeit der Klage habe nach § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO keinen Einfluss auf einen Prozess. Dem entspreche, dass nach § 325 Abs. 1 ZPO die Wirkungen eines Urteils auch einen Rechtsnachfolger träfen, wenn die Rechtsnachfolge nach Rechtshängigkeit der Klage stattgefunden habe.

Ansprüche von Patentinhaber und Lizenznehmer sind unabhängig: Zwar stünden die Ansprüche des Patentinhabers und des Lizenznehmers unabhängig nebeneinander, so dass sowohl der Patentinhaber als auch der Lizenznehmer eigene Ansprüche wegen der gleichen Verletzungshandlung geltend machen könnten.

Lizenznehmer leitet seine Rechtsstellung vom Patentinhaber ab: Allerdings leite der Lizenznehmer seine Ansprüche vom Patentinhaber ab. Denn der Patentinhaber könne dem Lizenzinhaber nur die Rechtsposition verschaffen, die ihm selber zustehe. So sei der Lizenznehmer an ein Urteil gegen den Patentinhaber gebunden, das vor der Erteilung der Lizenz rechtskräftig geworden sei. Gleiches gelte auch, wenn die Lizenz nach Rechtshängigkeit erteilt worden sei. Daher stehe der Klage des Lizenznehmers die Klage des Patentinhabers wegen derselben Streitsache entgegen. Unabhängig davon, dass durch die Lizenzerteilung nun der Lizenznehmer zur Geltendmachung eines Teils der Ansprüche berechtigt sei, seien diese Ansprüche bereits durch den Patentinhaber zuvor geltend und damit rechtshängig gemacht worden. Diese seien daher Gegenstand des ersten Prozesses. So stehe dem Lizenznehmer, dem nach Erhebung der Klage die Lizenz eingeräumt worden ist, diese Rechtshängigkeit für eine eigene Klage entgegen.



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