Voraussetzungen einer offenkundigen Vorbenutzung durch ein Vertragsangebot

Autor: RA Christian Harmsen, Bird & Bird LLP, Düsseldorf
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 06/2015
Ein an einen potentiellen Vertragspartner gerichtetes Angebot stellt eine offenkundige Vorbenutzung dar, wenn eine Weiterverbreitung der darin enthaltenen technischen Lehre durch den Angebotsempfänger nach der Lebenserfahrung naheliegt. Dies ist regelmäßig nicht der Fall, wenn das Angebot auf die Herstellung eines erst noch zu entwickelnden Gegenstandes gerichtet ist.

BGH, Urt. v. 9.12.2014 - X ZR 6/13 „Presszange”

Vorinstanz: BPatG, Urt. v. 11.10.2012 - 2 Ni 9/11

EPÜ Art. 54 Abs. 2; PatG § 3 Abs. 1 S. 2

Das Problem

Die Klägerin wendete sich mit ihrer Nichtigkeitsklage gegen ein Patent betreffend eine Pressvorrichtung mit einer Presszange, die über eine manuelle sowie eine motorische Antriebsvorrichtung verfügt. Die Klägerin machte u.a. geltend, dem Gegenstand der Patentansprüche mangele es aufgrund einer offenkundigen Vorbenutzung an Neuheit. Zwar wiesen die von dem Dritten A bereits vor dem Prioritätsdatum hergestellten und vertriebenen Presszangen lediglich eine motorische Antriebsvorrichtung auf, verfügten aber bereits über einen weiteren Anschluss, an den sich auch eine manuelle Antriebsvorrichtung hätte anschließen lassen. V, der mit der Vertrieb dieser Presszangen befasst war, habe A vorgeschlagen, eine kompatible manuelle Anpressvorrichtung zu entwickeln. Bereits dies stelle eine offenkundige Vorbenutzung dar. Zudem habe nahegelegen, dass Abnehmer des A (gefragt oder ungefragt) darauf hingewiesen wurden, dass sich eine kompatible manuelle Antriebsvorrichtung in Entwicklung befinde. Auch so sei der Gegenstand des Streitpatents an die Öffentlichkeit gelangt. Das BPatG hatte die Klage vollständig abgewiesen.

Die Entscheidung des Gerichts

Auf die Berufung der Klägerin hält der BGH das Patent im Umfang eines Hilfsantrags aufrecht.

Entgegen der Ansicht des BPatG sei der Gegenstand der erteilten Ansprüche durch den vorliegenden druckschriftlichen Stand der Technik nahegelegt. Der BGH gelangt indes wie das BPatG zu dem Ergebnis, dass der Vortrag der Klägerin die Annahme einer offenkundigen Vorbenutzung nicht rechtfertigt.

Öffentliche Zugänglichmachung: Voraussetzung für eine offenkundige Vorbenutzung ist gem. Art. 54 Abs. 2 EPÜ bzw. § 3 Abs. 1 S. 2 PatG die öffentliche Zugänglichmachung der relevanten Informationen. Insoweit lässt die Rechtsprechung bei einem Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen) Vertragspartner gerichtet ist, genügen, dass die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat (so zuletzt BGH, Urt. v. 15.1.2013 – X ZR 81/11 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser – Rz. 20 f., GRUR 2013, 367). Davon könne bei einem auf die Herstellung eines noch zu entwickelnden Gegenstands gerichteten Angebot nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Sowohl auf Seiten des Anbietenden als auch des Angebotsempfängers könne ein Interesse daran bestehen, das Produkt vorerst geheim zu halten. Stets komme es auf die Umstände des konkreten Einzelfalls. Im zu entscheidenden Fall lägen aber keine besonderen Umstände vor, die eine Weitergabe wahrscheinlich machten.

Keine Weiterverbreitung durch Erläuterung bei Vertrieb: Auch der weitere Vortrag der Klägerin, die geplante Weiterentwicklung sei bei dem Vertrieb der Pressvorrichtung vermutlich ihren Kunden erläutert worden, rechtfertigte den Schluss auf die Weiterverbreitung der Lehre nicht. Zwar genüge für eine offenkundige Vorbenutzung bereits die nicht nur entfernte Möglichkeit aus, dass beliebige Dritte Kenntnis von der Erfindung erhalten (BGH, Beschl. v. 5.3.1996 – X ZB 13/92 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem, GRUR 1996, 747). Dafür ist es aber erforderlich, dass der Erfindungsbesitzer den Gegenstand der Erfindung der Öffentlichkeit auch tatsächlich zugänglich gemacht hat (BGH, Urt. v. 19.6.2001 – X ZR 159/98 – zipfelfreies Stahlband, GRUR 2001, 1129 [1134]), die bloße Bereitschaft dazu genüge nicht. Die Klägerin habe eine solche tatsächliche Weitergabe der Lehre an ihre Kunden nicht dartun können. Die bloße Möglichkeit einer Weitergabe, auf die die Klägerin verwies, genüge diesen Anforderungen ersichtlich nicht.



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