Zur Wechselwirkung zwischen Nichtigkeits- und Widerspruchsverfahren vor dem Harmonisierungsamt

Autor: RA Dr. Kay Oelschlägel, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 10/2015
Die Feststellung der Nichtbenutzung einer sich in der Benutzungsschonfrist befindenden nationalen Marke (hier: TVR) kann nicht auf eine sinngemäße Würdigung der zum Nachweis der Benutzung einer älteren Gemeinschaftsmarke (hier: TVR) vorgelegten Beweismittel gestützt werden.Eine Entscheidung über den Verfall einer Gemeinschaftsmarke ist nicht bindend für die Beurteilung der Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren; die im Nichtigkeitsverfahren getroffenen Feststellung dürfen jedoch im Widerspruchsverfahren nicht völlig außer Acht gelassen werden.

EuG, Urt. v. 16.7.2015 - Rs. T-398/13

Vorinstanz: HABM, Zweite Beschwerdekammer, Entsch. v. 14.5.2013 - R 823/2011-2

Verordnung EG Nr. 207/2009 Art. 8 Abs. 1 Buchst. b, 15 Abs. 1, 42 Abs. 2, 3

Das Problem

Ein italienisches Unternehmen meldete Anfang 2007 ein Bildzeichen, bestehend aus der grafischen Gestaltung von „TVR” mit zwei Unterstrichen und dem darunter platzierten Schriftzug „Italia” als Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) an; die Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte zu Beginn 2008; daraufhin legte ein britischer Sportwagenhersteller Widerspruch aus zwei prioritätsälteren Wortmarken „TVR” ein, und zwar einer britischen Marke aus 2004 und einer deutlich älteren Gemeinschaftsmarke, u.a. begründet mit dem relativen Nichtigkeitsgrund der Verwechslungsgefahr. Das italienische Unternehmen erhob die Nichtbenutzungseinrede und stellte parallel einen erfolglosen Antrag auf Nichtigkeitserklärung der älteren Gemeinschaftsmarke wegen Verfalls. Die Markenstelle des HABM gab dem Widerspruch teilweise statt, die Beschwerdekammer hob die Entscheidung mit dem Argument der Nichtbenutzung der älteren Marke auf. Hiergegen wendet sich der britische Sportwagenhersteller; das HABM folgt dem Begehren des Sportwagenhersteller prozessual soweit es die Nichtbenutzung der britischen Marke betrifft und begehrt im Übrigen, ebenso wie das italienische Unternehmen, welches als Streithelfer auftrifft, die Bestätigung der Entscheidung der Beschwerdekammer durch das Europäische Gericht.

Die Entscheidung des Gerichts

Das Gericht der Europäischen Union gab der Klage statt.

Zulässigkeit: Die Klage des englischen Sportwagenherstellers sei nicht verspätet. Ausweislich vorgelegter Registerauszüge sei der britische Sportwagenhersteller nach verschiedenen Wechseln des Markeninhabers zudem klagebefugt.

Feststellung der Nichtbenutzung der UK-Marke „TVR”: Die Beschwerdekammer habe den Widerspruch auch mit der Nichtbenutzung der älteren UK-Marke begründet und hierfür die Benutzungsnachweise in Bezug auf die ältere Gemeinschaftsmarke sinngemäß herangezogen. Dies sei nicht haltbar, weil das italienische Unternehmen hinsichtlich der UK-Marke keinen Benutzungsnachweis gefordert habe und auch nicht hätte fordern können, weil die Marke zum relevanten Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung noch nicht dem Benutzungszwang unterlegen habe.

Kein Verstoß gegen den Grundsatz res iudicata bzw. ne bis in idem und das Prinzip des Verbots des venire contra factum proprium sowie Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 der Verordnung 207/2009: Der englische Sportwagenhersteller rügt, dass im Nichtigkeitsverfahren wegen Verfalls eine rechtserhaltende Benutzung angenommen wurde, in der Entscheidung der Beschwerdekammer jedoch nicht und stützt diesen Einwand auf mehrere Grundsätze. Das Gericht folgt dem nicht: Der Grundsatz der Rechtskraft gelte nach gefestigter Rechtsprechung nicht zwischen einer Endentscheidung über einen Widerspruch und einem Antrag auf Nichtigkeitserklärung, weil Verfahren vor dem HABM keine gerichtlichen Verfahren seien; diese Wertung sei auch auf den vorliegenden Fall, der die umgekehrte Konstellation darstelle, übertragbar. Entsprechendes gelte für die anderen ins Feld geführten Grundsätze.

Erbringung des Benutzungsnachweises: Nach ständiger Rechtsprechung liege eine „ernsthafte Benutzung” vor, wenn die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt werde, wobei rein symbolische Verwendungen keine Berücksichtigung fänden. Grundlage der Beurteilung seien Tatsachen und Umstände. In Bezug auf den Umfang der Benutzung seien insbesondere das Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie die Länge des Zeitraums, in dem die Benutzungshandlungen erfolgt seien und die Häufigkeit dieser Benutzungshandlungen zu berücksichtigen; eine gewisse Wechselwirkung der relevanten Faktoren sei impliziert.

Keine Bindung an die materielle Beurteilung im vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren: Die Verpflichtung des Amts, seine frühere Entscheidungspraxis zu berücksichtigen, beinhalte nicht, dass die Beschwerdekammer an die Erwägungen der Nichtigkeitsabteilung gebunden sei oder hinsichtlich der älteren Gemeinschaftsmarke nicht andere Schlussfolgerungen ziehen könnte; zudem müsse die Benutzung in beiden Verfahren für verschiedene Zeiträume nachgewiesen werden, die sich unter Umständen nur teilweise überschneiden.

Benutzungsnachweis für den Vertrieb von hochklassigen Sportwagen: Es sei allgemein bekannt, dass der Markt für hochklassige Sportwagen durch relativ geringe Nachfrage gekennzeichnet sei und Produktionen daher oft auf Bestellung erfolgten; vor diesem Hintergrund seien die Vorlage von Buchführungsunterlagen mit den Verkaufszahlen oder von Rechnungen für den Benutzungsnachweis nicht unerlässlich.



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