UPDATE: Nickelfrei - Abmahnungen durch NB Technologie GmbH

Haben Sie auch eine solche Abmahnung erhalten? Dann gilt es zunächst,

• Ruhe zu bewahren und
• den konkreten Fall fachanwaltlich prüfen zu lassen.
• In keinem Fall sollte die vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung ungeprüft unterschrieben werden oder die geforderten Zahlungen ungeprüft geleistet werden.

Für die konkrete bundesweite Beratung im Einzelfall erreichen Sie Herrn Rechtsanwalt Dr. Jaeschke (Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz) unter Telefon 0641 68681160 oder per E-Mail jaeschke@ipjaeschke.de

I. Worum geht es ?

Der Bundesgerichtshof hat in seinem sog. Nickelfrei-Urteil (BGH, Urteil vom 10.04.2014, Az.: I ZR 43/13 – nickelfrei) entschieden, dass als „nickelfrei“ beworbene Schmuckwaren auch tatsächlich komplett „frei von Nickel“ sein müssen und zudem die Ansicht vertreten, dass zwischen einem Lizenzgeber und einem Händler auch wenn diese keine gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anbieten ein konkretes Wettbewerbsverhältnis bestehen könne. In dem entschiedenen Fall liegt nach dem BGH ein solches auch vor, weil das Angebot „nickelfreier“ Edelstahlketten durch die dort beklagte Schmuckhändlerin die Klägerin in der Vermarktung ihres Patents durch die Vergabe von Unterlizenzen beeinträchtigen könne. Klägerin in dem Verfahren war die Inhaberin des ausschließlichen Nutzungsrechts an einem Europäischen Patent Nr. 2209924 über die „Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffes aus Edelmetall mit einer martensitischen Randschicht für Uhren, Uhrenteile und Schmuck“.

Mir liegen mehrere Abmahnungen von Online-Händlern durch die bauer und partner rechtsanwälte gbr für die NB Technologie GmbH vor, welche u.a. auf die vorliegende BGH-Entscheidung gestützt werden.

II. Konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen Online-Händlern und Patentvermarktern

Nach diesem Urteil wird man ein – für wettbewerbsrechtliche (UWG) Ansprüche gegen betroffene Online-Händler notwendiges – sog. „konkretes Wettbewerbsverhältnis“ zwischen den abgemahnten Online-Händlern und der NB Technologie GmbH nicht verneinen können solange das Patent auf welches die NB Technologie GmbH die Abmahnungen stützt in Kraft ist.

Bemerkenswert ist aber, dass das Landgericht Stuttgart wohl sogar noch von einem Wettbewerbsverhältnis ausgehen würde, wenn das Patent der Gegenseite dauerhaft widerrufen würde. Die bauer und partner rechtsanwälte haben in einem der von mir betreuten Fälle eine Verfügung des LG Stuttgart vom 14.01.15 (Az.: 11 O 225/14) teilgeschwärzt vorgelegt, wonach das LG ausführt:

„Die Frage, ob ein wirksames Patentrecht besteht, dürfte vorliegend nicht relevant sein. Unter Beachtung der Entscheidung des BGH vom 10.04.2014 (GRUR 2014, 1114 – nickelfrei, Rn. 33) dürfte entscheidend sein, ob die Klägerin ihr Know-how zur Herstellung von nickelfreiem Stahl entgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Sofern dies zu bejahen ist, hat sich die Beklagte in Wettbewerb zur Klägerin gestellt. Denn auch in diesem Fall hängt der Absatzerfolg der Klägerin hinsichtlich der Verwertung ihres Know-hows vom Absatzerfolg der durch Überlassung des Know-hows hergestellten Produkte ab. Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO ist daher nicht angezeigt.“

Hier wird die weitere Entwicklung abzuwarten sein. Jedenfalls derzeit ist davon auszugehen, dass zwischen der NB Technologie GmbH und abgemahnten Online-Händlern ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht, wenn diese Edelstahlschmuckwaren welche Nickel enthalten als „nickelfrei“ bewerben.

III. Verteidigungsmöglichkeiten von Online-Händlern

1. Es kommt auf den konkreten Fall an

In einigen der mir vorliegenden Abmahnungen heißt es, aus „gesichert dokumentierten Angeboten“ ergebe sich, dass die Abgemahnten „ohne Vertragspartner/Lizenznehmer“ der NB Technologie GmbH zu sein oder gewesen zu sein, über bestimmte Webseiten „eine Vielzahl von Edelstahlschmuckstücken“ anbieten und diese hierbei als „nickelfrei“ bewerben. Dies sei wettbewerbswidrig. Selbst wenn die Artikel „tatsächlich aus nickelfreiem Material bestanden hätten/bestehen würden“, liege eine Verletzung der Rechte der NB Technologie GmbH vor. In diesen Fällen scheint es also so zu sein, dass die NB Technologie selbst im Unklaren darüber ist, ob und welche Rechtsverletzung vorliegen könnte, denn es bleibt unklar, welcher Verstoß den Abgemahnten denn nun konkret vorgeworfen wird: Das wettbewerbswidrige Anbieten nicht-nickelfreien Edelstahlschmucks als nickelfrei oder das Anbieten tatsächlich nickelfreien Edelstahlschmucks unter Verletzung des Europäischen Patents Nr. 2209924 ? Es lässt sich m.E. gut die Auffassung vertreten, dass die Abmahner ihrer primären Darlegungslast in solchen Fällen in keiner Weise genügen, denn die angebliche Verletzung eines technischen Schutzrechtes ist etwas grundsätzlich anderes als unlauterer Wettbewerb. Dies ist gegenüber einer Patentverletzung kein „weniger“ oder ein „mehr“, es wird dann vielmehr ein anderes Verhalten angegriffen und als möglich in den Raum gestellt.

In einem von mir betreuten Fall hat der Abgemahnte zudem nicht einmal nicht nicht-nickelfreie Edelstahlschmuckwaren als nickelfrei bezeichnet, sondern nur formuliert „…Stahl … , der nickelfrei mit … Gold bedeckt ist“. Das vorstehende „nickelfrei“ bezog sich also nur auf die Goldschicht. Zum Nickelgehalt des Edelstahls hat der Abgemahnte in diesem Fall überhaupt keine Aussage getroffen. Es kommt also immer auf den Einzelfall wie vorstehendes Beispiel zeigt.
Entscheidend kann z.B. auch sein, ob seitens der NB Technologie GmbH ein Testkauf mit anschließender Materialanalyse bei den Abgemahnten durchgeführt wurde oder ob Ansprüche schlicht ins Blaue hinein behauptet werden.

In jedem Einzelfall sollte fachanwaltlich geprüft werden, ob die Abmahnung wegen Unbestimmtheit bzw. Widersprüchlichkeit zurückgewiesen werden kann bzw. sollte.

2. Streitwerte erscheinen regelmäßig überhöht

In den mir vorliegenden Abmahnungen wird zudem behauptet, der „dort höchstrichterlich zugunsten“ der NB Technologie GmbH „geklärte Sachverhalt“ sei „identisch mit dem hiesigen“ und es wird eine angeblich berechtigte Schadensersatzforderung in Höhe von € 50.000,00 als Lizenzanalogie in den Raum gestellt. Zusammen mit dem angesetzten Unterlassungsstreitwert von € 30.000,00, insgesamt also € 80.000,00, wären € 1.752,90 Abmahnkosten zu „erstatten“. Gegen Zahlung eines „Pauschalbetrages“ in Höhe von € 3.000,00 und Abgabe einer „hier erforderlichen strafbewehrten Unterlassungserklärung“ könnten aber die Ansprüche der NB Technologie GmbH abgegolten werden. Zum Teil wird auch ein Betrag von € 5.000,00 gefordert, je nachdem wo die Angebote online waren.

Auch aufgrund des hohen und m.E. regelmäßig deutlich überhöhten Streitwertes muss von Fall zu Fall sorgfältig abgewogen werden, wie am besten vorzugehen ist.

3. Europäisches Patent-Nr. EP-B-2 209 924 widerrufen

Nachdem gegen das Europäisches Patent-Nr. EP-B-2 209 924 vier Einsprüche wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit erhoben worden sind, hat das Europäische Patentamt in der mündlichen Verhandlung vom 04.11.2014 entschieden, dass das Patent widerrufen wird. Die Entscheidungsgründe liegen mir vor. Obgleich Beschwerde gegen die Entscheidung erhoben wurde, bietet der Widerruf weitere Anknüpfungspunkte für eine Verteidigung gegen Abmahnungen aus dem Patent. Wichtig ist aber zu wissen, dass Abgemahnte mit dem aktuellen Widerruf des Patents also noch nicht automatisch „auf der sicheren Seite“ sind !

4. Widerspruch gegen Mahnbescheid ?

Wenn Sie bereits einen Mahnbescheid erhalten haben, ist keine Zeit zu verlieren, da gegen den Mahnbescheid nur innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung Widerspruch erhoben werden kann, sonst ergeht ein Vollstreckungsbescheid. Besprechen Sie sich also umgehend nach Erhalt eines Mahnbescheides mit einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz um die Möglichkeiten und Risiken in Ihrem konkreten Fall zu besprechen.

5. Negative Feststellungsklage ?

Soweit ersichtlich wird derzeit in einem Fall eine sog. negative Feststellungsklage vor dem Landgericht Bochum gegen die NB Technologie GmbH darauf gestützt, dass die vielen Abmahnungen rechtsmißbräuchlich im Sinne von § 8 Abs. 4 UWG seien. In einem solchen Verfahren ist u.a. gerichtlich zu klären, ob die Abmahner überwiegend sachfremde Ziele verfolgen und diese als die eigentliche Triebfeder und das beherrschende Motiv der Abmahnungen erscheinen. Dabei ist eine Gesamtwürdigung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls einschließlich des Prozessverhaltens vorzunehmen. Ein Missbrauch wäre u.U. dann anzunehmen, wenn die Abmahntätigkeit sich verselbstständigt, d.h. in keinem vernünftigen Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit des Abmahnenden steht und bei objektiver Betrachtung an der Verfolgung bestimmter Wettbewerbsverstöße kein nennenswertes wirtschaftliches Interesse außer dem Gebührenerzielungsinteresse bestehen kann. Ggf. wird das LG Bochum hier in einem Fall für einige Klarheit sorgen, was aber noch Monate dauern kann und keine automatische Bindungswirkung für andere Gerichte hätte.

6. Weiteres Vorgehen in „Ihrem“ Fall

Auch aufgrund des hohen und m.E. regelmäßig deutlich überhöhten Streitwertes muss von also Fall zu Fall entschieden werden, wie am besten vorzugehen ist. Zum Teil kann die Abgabe einer – modifizierten – Unterlassungserklärung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gleichwohl rechtsverbindlich in Fragen kommen, in anderen Fällen sollten Schutzschriften hinterlegt werden usw. Auch die Erhebung einer negativen Feststellungsklage erscheint als eine mögliche Option. Ggf. können und sollten auch Gegenansprüche geltend gemacht werden. Patentlösungen, die auf „alle Fälle“ passen gibt es nicht, aber in vielen Fällen erscheint eine erfolgreiche Verteidigung gegen eine Abmahnung möglich, zumal dann wenn nicht einmal ein Testkauf bei Ihnen erfolgt ist.

Haben Sie auch eine solche Abmahnung erhalten? Dann gilt es zunächst,
• Ruhe zu bewahren und
• den konkreten Fall fachanwaltlich prüfen zu lassen.
• In keinem Fall sollte die vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung ungeprüft unterschrieben werden oder die geforderten Zahlungen ungeprüft geleistet werden.

Für die konkrete bundesweite Beratung im Einzelfall erreichen Sie Herrn Rechtsanwalt Dr. Jaeschke (Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz) unter Telefon 0641 68681160 oder per E-Mail jaeschke@ipjaeschke.de